법무법인(유) 화우

대법원은 최근 실용신안등록 고안인 ‘체외진단검체필터용 케이스’의 등록무효에 대한 특허심판원의 심결을 취소하는 원심의 판단을 수긍하여 상고를 기각하는 판결을 선고하였습니다.

이 사건에서 등록고안의 신규성 및 진보성을 판단함에 있어 공지예외의 효과가 미치는 범위가 문제되었는데, 대법원은 공지예외 효과의 적용 범위에 대한 구체적인 판단을 설시하였습니다.

1. 사안

2. 공지예외 규정

3. 법원의 판단

4. 판결의 의의

1. 사안

체외진단검체필터용 케이스에 관한 고안(실용신안등록 제489418호, 이하 ‘이 사건 등록고안’)에 대하여, 이 사건 등록고안의 실용신안권자가 제기한 실용신안권침해금지 등 청구소송의 피고이기도 한 A는 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였습니다.

[이 사건 등록고안의 대표도면]

특허심판원은 이 사건 등록고안이 해당 고안과 동일한 선행고안에 의해 신규성이 부정된다는 이유로 이 사건등록고안의 등록을 무효로 한다는 심결을 하였습니다.

이에 이 사건 등록고안의 실용신안권자인 원고는 A를 피고로 하여 특허심판원의 심결을 취소하라는 내용의 이 사건 소를 제기하였습니다.

원고는 이 사건 등록고안의 출원과정에서 자기공지(실용신안을 출원할 수 있는 권리가 있는 원고가 스스로 공지한 것을 의미함)된 선행고안에 대한 공지예외 주장을 하였는데, 이 사건에서는 공지예외 주장의 효과가 미치는 범위와 선행고안의 공지일이 언제인지, 선행고안에 의해 이 사건 등록고안의 신규성과 진보성이 부정되는지 등이 문제되었습니다.

2. 공지예외 규정

특허출원 전에 공지되었거나 공연히 실시(이하 ‘공지 등’)된 발명이나 해당 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 발명의 경우, 신규성이나 진보성이 부정되어 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없음이 원칙입니다. 다만, 특허법 제30조 제1항 제1호에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리자에 의해 공지 등이 된 발명은 그 공지시점으로부터 12개월 이내에 출원된 발명에 대한 신규성, 진보성 판단에 있어 선행기술로 사용하지 않는데, 이를 공지예외 규정이라고 일컫습니다. 실용신안법 제11조에 의해 해당 규정이 준용되므로 공지예외 규정은 특허뿐만 아니라 실용신안에도 적용됩니다.

신규성 또는 진보성 요건에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 특허법의 취지에 맞지 않게 되는 경우가 생길 수 있으므로, 예외적으로 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 특허출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 발명은 공지 등이 되지 않은 것으로 취급하기 위하여 공지예외 규정을 둔 것입니다.

이 사건에서는 공지예외 규정의 효과가 미치는 범위가 주된 쟁점으로 문제되었습니다.

3. 법원의 판단

대법원은 다음과 같은 판시를 통해 특허심판원의 심결을 취소하는 원심 판결을 수긍하여 상고를 기각하여 판결은 확정되었습니다.

① 실용신안법 제11조에서 준용하고 있는 특허법 제30조 제1항 제1의 공지예외 규정의 취지를 고려할 때, 특허법 제30조 제1항에서 정한 12개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위를 하고 그중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 공지예외 주장을 하였더라도, 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정되는 범위에 있다면 공지된 나머지 발명들에까지 공지예외의 효과가 미침.

② 공지예외 규정이 적용되기 위해서 반드시 자기공지된 발명이 특허출원된 발명과 동일해야 한다거나 자기공지된 발명 그 자체가 특허출원되어야만 한다고 볼 수는 없음.

③ 원심은 고안의 신규성 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어난 잘못이 없음. 한편, 선행고안의 공지일에 대한 원심의 판단과 피고의 주장은 다음과 같습니다.

-피고의 주장: 식약처 의료기기 전자민원창구 사이트 게재 자료에서 선행고안이 포함된 제품의 유효기간이 2019. 10. 15.로 표기되어 있고, 품목상세정보에서 사용기간이 24개월로 명시되어 있으므로 선행고안은 유효기간으로부터 24개월 이전인 2017. 10. 15. 이전에 제조되어 판매되었다고 봄이 합리적이므로, 선행고안은 이 사건 등록고안에 대한 공지예외일인 2017. 11. 30. 이전에 공지되어 공지예외 주장의 효과가 미치지 않음.

-원심의 판단: 케이스는 유효기간과 무관한 제품으로 유효기간이 기재되어 있지 않으며, 한 벌 제품 키트라고 하여 모든 구성품의 제조일이 동일하다고 볼 수 없다는 이유 등으로 피고가 주장하는 유효기간으로부터 24개월 이전인 2017. 10. 15.에 선행고안 1이 공연히 실시되었다고 단정할 수 없음.

④고안의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 고안과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준 등에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 고안이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 고안을 극히 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 함. 이 사건 등록고안의 진보성이 부정되지 않는다는 원심의 판단에는 판결에 영향을 미친 잘못이 없음. 

4. 판결의 의의

이번 판결은 공지예외의 효과가 미치는 구체적인 범위에 대해서 판단하였다는 데에 의의가 있습니다. 이번 판결은 공지예외의 효과가 미치는 기술은 반드시 출원과정에서 공지예외 주장을 한 기술에 한정되는 것은 아니고, 해당 기술과 동일성이 유지된다면 그 기술의 공지 등이 된 날로부터 12개월 기간 이내에 공지된 다른 기술에도 공지예외의 효과가 미치며, 반드시 자기공지된 발명이 특허출원된 발명과 동일해야만 공지예외의 효과가 발생하는 것도 아니라는 점을 명확히 판단하였습니다.

따라서 실용신안/특허권자가 출원 이전에 출원 대상 발명/고안과 유사한 기술을 약간의 개량을 거쳐서 여러 번 자기공지 하였더라도, 자기공지된 기술 전부에 대하여 출원 과정에서 공지예외 주장을 하여야만 하는 것은 아니고, 각 기술의 동일성이 인정되는 한 최초 자기공지한 기술에 대하여만 공지예외 규정을 하여도 나머지 기술에도 공지예외의 효과가 적용됩니다.

특허나 실용신안을 출원하려고 하는 권리자들은 이번 판결의 취지를 고려하여 공지예외 주장을 할 필요가 있겠고, 출원 발명/고안의 신규성이나 진보성이 다투어지고 있는 경우에도 이번 판결의 취지에 따라 방어 논리를 구축할 수 있겠습니다.

화우 지식재산그룹은 특허권과 실용신안권을 비롯한 모든 지식재산 분야에서 폭넓은 경험과 축적된 노하우를 기반으로 신속하고 실효성 있는 자문을 제공하고 있습니다. 관련하여 문의사항이 있으신 경우 언제든지 화우에 연락하여 주시기 바랍니다.